¿CUÁNDO EL USO DE MARCAS POR PARTE DE TERCEROS NO CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN?
Es sabido que el registro de la marca confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, lo cual implica que podrá actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento o autorización.
A pesar de aquello, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en sus artículos 369 y 370, permite el uso de una marca por parte de terceros siempre que tal uso se enmarque dentro de los siguientes lineamientos:
- Propósitos informativos: El tercero debe tener a) un propósito informativo para usar una marca previamente registrada y b) ánimo de actuar de buena fe. Si se cumple con aquellos presupuestos el tercero podrá, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el comercio su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; pero, como se ha dicho, debe limitar tal uso a propósitos de identificación o de información que no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
- Para anuncios: El titular de la marca no podrá prohibir a un tercero usarla para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que en ambos casos tal uso sea a) de buena fe, b) se limite el propósito de información al público para la venta y c) no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.
En concordancia con lo expuesto, el artículo 157 de la Decisión 486 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prevé que no habrá infracción imputable a un tercero por usar una marca previamente registrada, siempre que se cumpla con el requisito de buena fe y, naturalmente, que no induzca a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
- Actos de comercio: Bajo la misma línea, el titular no podrá impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
Estos criterios son aceptados y desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, autoridad que ha determinado requisitos, cuyo cumplimiento concurrente es obligatorio, para efecto de que un tercero pueda, válidamente, usar marcas previamente registradas por otro titular:
- Que se haga de buena fe.
- Que no constituya uso a título de marca.
- Que se limite a propósitos de identificación o de información.
- Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
En conclusión, corresponde a cada particular examinar si el uso que pretende hacer de un signo distintivo previamente registrado por otra persona, cumple o no con las condiciones antes mencionadas, pues, de lo contrario, tendrá que obtener una autorización expresa por parte del titular de forma previa a usar la marca, para no ser sujeto de infracción alguna.
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